Rejestracja znaku towarowego krok po kroku – UPRP i EUIPO

Jak zarejestrować znak towarowy? W praktyce proces obejmuje pięć etapów: sprawdzenie oznaczenia, wybór klas towarów i usług, przygotowanie zgłoszenia, postępowanie przed UPRP albo EUIPO oraz – po przejściu procedury – uzyskanie prawa ochronnego. Jeżeli chcesz najpierw szybko sprawdzić konkretną nazwę lub logo, przejdź do weryfikacji znaku towarowego.

Rejestracja daje właścicielowi prawo wyłączne do używania znaku w zakresie objętym ochroną, czyli dla wskazanych towarów i usług oraz na określonym terytorium. Dlatego przed zgłoszeniem trzeba dobrze dobrać zarówno rodzaj znaku, jak i klasy. Jeżeli interesują Cię przede wszystkim opłaty, zobacz koszt rejestracji znaku towarowego w Polsce i UE albo skorzystaj z kalkulatora opłat urzędowych.

Czy „znak handlowy” to znak towarowy?

W praktyce określenie „znak handlowy” jest używane potocznie, ale w polskich przepisach właściwym pojęciem jest znak towarowy. Jeżeli więc chcesz formalnie chronić nazwę, logo albo inne oznaczenie używane w handlu, procedura dotyczy rejestracji znaku towarowego.

Jak zarejestrować znak towarowy krok po kroku? 5 etapów

1. sprawdzenie oznaczenia i ryzyka kolizji,
2. wybór rodzaju znaku oraz klas towarów i usług,
3. przygotowanie i złożenie zgłoszenia,
4. postępowanie przed UPRP albo EUIPO, w tym okres na sprzeciw,
5. uzyskanie ochrony i późniejsze monitorowanie znaku.

To ogólny schemat. Czas, koszty i ryzyka zależą m.in. od terytorium ochrony, liczby klas oraz tego, czy pojawi się sprzeciw lub zastrzeżenia urzędu.

Ile trwa rejestracja znaku towarowego w Polsce?

Nie ma jednego stałego terminu zakończenia całej procedury. UPRP ujawnia zgłoszenie w e-Wyszukiwarce do 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli urząd nie stwierdzi bezwzględnych przeszkód, zgłoszenie jest publikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego, a następnie biegnie 3-miesięczny termin na sprzeciw. Po jego upływie – jeżeli nie ma skutecznego sprzeciwu ani innych przeszkód – urząd może wydać decyzję o udzieleniu prawa ochronnego. Sprzeciw, braki formalne albo inne komplikacje mogą wydłużyć postępowanie.

Gdzie zarejestrować znak towarowy – UPRP czy EUIPO?

Wybór urzędu powinien wynikać z realnego rynku marki. Jeżeli działalność koncentruje się w Polsce, rejestracja krajowa może być wystarczająca. Przy sprzedaży lub planowanej ekspansji na kilka państw UE warto przeanalizować znak Unii Europejskiej. Szczegółowe stawki znajdziesz na stronie kosztów rejestracji znaku towarowego.

Jak zgłosić znak towarowy do UPRP lub EUIPO?

Po sprawdzeniu oznaczenia i wyborze klas towarów i usług zgłoszenie składa się elektronicznie do właściwego urzędu. W Polsce jest to UPRP, a dla znaku Unii Europejskiej – EUIPO. Formularz obejmuje m.in. dane zgłaszającego, przedstawienie znaku oraz precyzyjny wykaz towarów i usług, dla których ma być chroniony.

1. Sprawdź znak przed zgłoszeniem

Przed zgłoszeniem warto sprawdzić, czy oznaczenie nie ma oczywistych przeszkód do rejestracji. Jeżeli chcesz zacząć od szybkiej oceny nazwy lub logo, skorzystaj z weryfikacji znaku towarowego.

Wstępne sprawdzenie nie zastępuje pełnego badania zdolności rejestrowej, które obejmuje pogłębioną ocenę przeszkód i wcześniejszych praw. Jeżeli planujesz znak słowno-graficzny, słowny czy graficzny, warto też wcześniej zdecydować, czy zgłaszasz znak graficzny, słowno-graficzny czy również osobny znak słowny.

Podam Ci przykład. Jeżeli chciałbyś zarejestrować znak towarowy słowny „e-materace” dla sklepu internetowego z materacami to już na „dzień dobry” każdy prawnik znający się na znakach towarowych powinien Ci powiedzieć, że takiego znaku nie uda się zarejestrować, bo jest to w zasadzie najbardziej klasyczny przykład opisowego znaku towarowego, a takie znaki pozbawione są zdolności odróżniającej i nie mogą być rejestrowane.

Dlaczego tak jest? Gdy zobaczysz znak towarowy „e-materace” to pomyślisz, że jakiego rodzaju jest to działalność? No dokładnie – sklep internetowy z materacami. Takie oznaczenie więc wskazuje rodzaj asortymentu i kanał jego sprzedaży, a nie konkretne przedsiębiorstwo. Tym samym nie może pełnić funkcji znaku towarowego, która polega właśnie na odróżnieniu towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa.

2. Zbadaj zdolność rejestrową znaku towarowego

Jeżeli wstępne sprawdzenie nie pokaże oczywistych problemów albo od razu zdecydujesz się na kompleksowe zbadanie swojego znaku towarowego, badanie zdolności rejestrowej jest w mojej ocenie istotą profesjonalnej usługi rejestracji znaku towarowego. Dlaczego tak uważam? Wypełnienie formularza rejestracji jest dziecinnie proste (o tym, że i tutaj łatwo o kosztowne błędy poniżej). To właśnie zbadanie znaku, poprzedzające samo jego zgłoszenie, jest tym etapem rejestracji, który może być dla Ciebie najbardziej wartościowy. Głównie z tego powodu, że badania pozwoli Ci kompleksowo ocenić ryzyka związane z rejestracją. Otrzymasz od nas wnioski z badania i rekomendacje, np. w zakresie tego jakie zmiany w Twoim znaku warto wprowadzić, żeby skutecznie go zarejestrować.

Czy każdy znak towarowy trzeba zbadać przed rejestracją? Nie, nie trzeba. Jednak rejestracja znaku towarowego bez jego uprzedniego zbadania to trochę tak jak wyjście w góry bez sprawdzenia pogody. Nie wiesz co może Cię spotkać.  Możliwe, że zgłosisz znak towarowy o bardzo niskiej zdolności odróżniającej i urząd odmówi rejestracji Twojego znaku. Możliwe też, że zgłosisz znak towarowy bardzo podobny do znaku wcześniej zarejestrowanego. W takiej sytuacji nie tylko finalnie Twój znak nie zostanie zarejestrowany, ale prawdopodobnie będziesz musiał ponieść dodatkowe koszty związane z postępowaniem sprzeciwowym, które zostanie wczęte przez właściciela wcześniejszego znaku (nie mówiąc już o dalej idących roszczeniach typu żądanie całkowitego wycofania się przez Ciebie z używania Twojej nazwy). Przyznasz, że dobrze byłoby wiedzieć takie rzeczy przed rejestracją znaku towarowego?

Na tym właśnie polega usługa badania zdolności rejestrowej. Po pierwsze weryfikujemy tzw. bezwzględne przeszkody rejestracji, czyli mówiąc najprościej – sprawdzamy w świetle obowiązujących przepisów prawa, czy dane oznaczenie w ogóle może być znakiem towarowym.

Drugi element badania to poszukiwanie wcześniej zarejestrowanych podobnych znaków towarowych. Musisz wiedzieć, że znaki towarowe podobne to nie to samo co identyczne. Znaki mogą np. mieć inną pisownię, ale fonetycznie brzmieć podobnie i zostaną wówczas uznane za podobne. Poszukiwanie wcześniej zarejestrowanych znaków towarowych polega na analizie baz znaków towarowych. W zależności od zakresu terytorialnego rejestracji analizowane są różne bazy znaków towarowych.

Przykładowo jeżeli chcesz zarejestrować unijny znak towarowy, analiza wcześniejszych praw powinna uwzględniać nie tylko znaki chronione w UE, ale również odpowiednie prawa krajowe.

Finalnie, takie badanie kończy się przygotowaniem raportu z badania wraz z wnioskami i rekomendacjami. O tym na czym polega badanie zdolności rejestrowej, dlaczego jego przeprowadzenie jest tak ważne, a także jaki jest jego koszt, możesz przeczytać więcej w naszym artykule:

3. Przygotuj i złóż zgłoszenie znaku towarowego

Chociaż wiele osób rejestrację znaku towarowego utożsamia właśnie ze złożeniem podania o rejestrację to paradoksalnie jest to chyba najmniej skomplikowany etap ochrony marki. Rzeczywiście wypełnienie podania jest kluczowe, żeby w ogóle zarejestrować znak, ale jak mogłeś już przeczytać wcześniej, bardzo ważne są też etapy poprzedzające samo zgłoszenie.

Na tym etapie konieczne jest zweryfikowanie i ustalenie kilku podstawowych kwestii. Musisz sobie odpowiedzieć na pytanie jaki rodzaj znaku chcesz zarejestrować, dla jakich produktów lub usług, a także na jakim terytorium.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Jak zastrzec nazwę lub logo firmy i ile to kosztuje?

Samo techniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest zwykle najtrudniejszym elementem procedury. Większe znaczenie ma prawidłowy dobór rodzaju znaku, terytorium oraz wykazu towarów i usług, bo to one wyznaczają późniejszy zakres ochrony marki.

Często zdarzyło mi się niejako poprawiać zgłoszenia znaków towarowych zrobione przez klientów samodzielnie, ponieważ okazywało się, że pomimo tego, że cała procedura przebiegła prawidłowo i znak został zarejestrowany, to realnie wcale nie było to ochrona na której klientowi zależało (o czym w ogóle nie miał świadomości wysyłając podanie).

Niektóre błędy przy wypełnianiu formularza rejestracji znaku towarowego, z którymi się spotkałem:

• Zgłoszenie do rejestracji logotypu w sytuacji, gdy klientowi realnie potrzebna była ochrona nazwy ze względu na nieuczciwe działania konkurencji w tym zakresie, w efekcie czego egzekucja praw wyłącznych była utrudniona.
• Zgłoszenie do rejestracji znaku towarowego słownego w postaci nazwy firmy, podczas gdy świadczone przez klienta usługi sygnowane były zupełnie innym brandem, a nazwa firmy w ogóle nie była wykorzystywana na rynku,
• Zgłoszenie do rejestracji znaku towarowego słownego pozbawionego zupełnie zdolności odróżniającej, co skutkowało odmową rejestracji, w sytuacji gdy klientowi w zupełności wystarczyła rejestracja znaku słowno – graficznego w postaci logotypu, bo to właśnie wygląd logo był dla niego kluczowy,
• Pominięcie klas Klasyfikacji Nicejskiej i ujętych w nich towarów lub usług, które w rzeczywistości odpowiadały temu czym zajmował się klient i jakie produkty/usługi sygnował znakiem towarowym,
• Pominięcie klas Klasyfikacji Nicejskiej i ujętych w nich towarów lub usług, które klient planował wprowadzić na rynek w niedalekiej przyszłości co wiązało się z koniecznością rejestracji kolejnego znaku w odpowiednich klasach (nie ma możliwości dodania klas do już zgłoszonego znaku),
• Ujęcie w wykazie towarów i usług bardzo ogólnych terminów w sytuacji gdy klient świadczył bardzo określoną usługę, co wiązało się ze sprzeciwem właściciela wcześniejszego znaku (sprzeciw został wycofany po sprecyzowaniu i ograniczeniu wykazu towarów i usług)

W sytuacji gdy korzystasz z pomocy profesjonalnego pełnomocnika w procedurze rejestracji znaku towarowego to cała procedura spoczywa na jego barkach. Tak naprawdę po Twojej stronie jest tylko podpisanie pełnomocnictwa, całą resztę zrobimy za Ciebie:

• pomożemy Ci w wyborze rodzaju znaku do rejestracji,
• wesprzemy Cię we właściwym sporządzeniu wykazu towarów i usług,
• wypełnimy podanie o udzielenie prawa ochronnego,
• wskażemy Ci dane do przelewu opłat urzędowych lub uiścimy je w Twoim imieniu,
• wyślemy podanie do właściwego Urzędu Patentowego,
• przejmiemy korespondencję z Urzędem Patentowym,
• zapewnimy Ci wsparcie prawne do momentu zakończenia procesu rejestracji.

4. Przejdź postępowanie przed UPRP lub EUIPO

Gdy podanie o rejestrację Twojego znaku towarowego trafi do Urzędu Patentowego, w pierwszej kolejności zostanie ono poddane badaniu pod kątem formalnym, czyli czy jest wypełnione prawidłowo, czy została uiszczona opłata, czy wykaz towarów i usług określa je w sposób dostatecznie precyzyjny.

Następnie ekspert Urzędu Patentowego zbada Twój znak pod kątem występowania tzw. bezwzględnych przeszkód rejestracji. Ekspert zweryfikuje czy zgłoszone przez Ciebie oznaczenie może być zarejestrowane jako znak towarowy dla zgłoszonych przez Ciebie towarów lub usług.

Jeżeli ekspert urzędu uzna np. że Twój znak jest opisowy to otrzymasz wstępne zawiadomienie o istnieniu podstaw do odmowy rejestracji. Możesz na nie odpowiedzieć i przedstawić swoje stanowisko, próbując przekonać eksperta, że Twoje oznaczenie może pełnić funkcję znaku towarowego.

Jeżeli na tym etapie nie ma żadnych zastrzeżeń to Twój znak zostanie opublikowany w Biuletynie Urzędu Patentowego. W polskim Urzędzie Patentowym taki Biuletyn publikowany jest w każdy poniedziałek i zawiera on informację o tym jakie znaki towarowe zostały zgłoszone do rejestracji wraz z przedstawieniem znaku, danymi zgłaszającego i wykazem towarów i usług.

Dzień publikacji znaku towarowego jest bardzo istotny. To właśnie tego dnia zaczyna się tzw. okres sprzeciwowy, który trwa 3 miesiące. W tym czasie, każda osoba, która uważa, że zgłoszenie znaku towarowego narusza jej prawa może wnieść sprzeciw. Podstawą sprzeciwu może być przede wszystkim podobieństwo do wcześniej
zarejestrowanych znaków towarowych, ale również naruszenie np. praw autorskich. Po wniesieniu sprzeciwu wszczynane jest postępowanie sprzeciwowe.

W razie wniesienia sprzeciwu, Urząd Patentowy niezwłocznie zawiadamia o tym zgłaszającego oraz informuje strony (zgłaszający i wnoszący sprzeciw) o możliwości ugodowego rozstrzygnięcia sporu. Termin na ugodowe rozstrzygnięcie sporu wynosi 2 miesiące. Termin ten może być przedłużony na zgodny wniosek stron do 6 miesięcy. W przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia, Urząd Patentowy przystąpi do rozstrzygnięcia sprzeciwu.

W podobny sposób procedura ta wygląda w przypadku rejestracji unijnego
znaku towarowego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Jeżeli ekspert Urzędu Patentowego nie stwierdzi występowania bezwzględnych przeszkód rejestracji, Twój znak zostanie opublikowany i nikt nie wniesie sprzeciwu to niedługo potem Urząd Patentowy wyda warunkową decyzję o udzieleniu prawa ochronnego. Dlaczego warunkową? Ponieważ warunkiem udzielenia prawa ochronnego jest uiszczenie opłaty za pierwszy 10-letni okres ochronny.

Gdy uiścisz te opłaty to jakiś czas później otrzymasz świadectwo ochronne.

W przypadku EUIPO procedura wygląda nieco inaczej, tam od razu otrzymasz decyzję o rejestracji i certyfikat rejestracji z uwagi na to, że wszystkie opłaty uiszcza się już przy zgłoszeniu.

Zobacz jak Urząd Patentowy potwierdzi Twoje prawo do znaku towarowego: Jak urząd potwierdzi rejestrację mojego znaku towarowego?

Podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać w celu i zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp.j. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

5. Monitoruj zarejestrowany znak towarowy

Musisz wiedzieć, że otrzymanie świadectwa ochronnego nie oznacza końca pracy nad ochroną Twojej marki. Przede wszystkim musisz swoim brandem mądrze zarządzać i egzekwować przysługujące Ci prawa. Pamiętaj też o bieżącym monitoringu znaku towarowego.

Dlaczego monitoring znaku towarowego jest ważny? W polskim modelu sprzeciwowym kolizja z wcześniejszym identycznym lub podobnym znakiem jest względną przeszkodą rejestracji i wymaga reakcji uprawnionego. Po publikacji zgłoszenia biegnie 3-miesięczny termin na wniesienie sprzeciwu do znaku towarowego. Dlatego przy ważnej marce warto prowadzić monitoring nowych zgłoszeń i reagować w terminie.

Czy to oznacza, że czeka Cię żmudna praca związana z przeglądaniem wszystkich zgłaszanych znaków towarowych? Niekoniecznie, mamy dla Ciebie rozwiązanie, poznaj naszą usługę monitoringu: Monitoring znaku towarowego.

Podsumowanie

Rejestracja znaku towarowego nie sprowadza się do samego wysłania formularza. Największe znaczenie mają wcześniejsze sprawdzenie oznaczenia, właściwy wybór rodzaju znaku, terytorium oraz wykazu towarów i usług. Następnie zgłoszenie przechodzi badanie urzędu, publikację i okres sprzeciwowy, a po spełnieniu warunków może zostać udzielone prawo ochronne. Jeśli chcesz omówić właściwy wariant dla swojej marki, możesz też umówić bezpłatną konsultację.Najczęstsze pytania o rejestrację znaku towarowego