Sprzedaż znaku towarowego – umowa, forma pisemna i prawa do logo

Sprzedaż znaku towarowego polega na przeniesieniu prawa ochronnego na inny podmiot. Umowa przenosząca prawo do polskiego znaku wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Powinna precyzyjnie wskazywać znak, strony, cenę i moment przejścia praw, a przy znakach graficznych lub słowno-graficznych trzeba osobno uporządkować majątkowe prawa autorskie do logo. Po transakcji należy też zadbać o wpis zmiany uprawnionego do rejestru – UPRP pobiera obecnie 70 zł za dokonanie jednej zmiany, a dokumentem uzasadniającym wpis może być m.in. umowa sprzedaży.

Czy można sprzedać znak towarowy?

Tak. Prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i może zostać przeniesione na inny podmiot. W praktyce transakcja wymaga prawidłowego określenia przedmiotu sprzedaży, stron i zakresu przenoszonych praw, a przy logo także uporządkowania praw autorskich do warstwy graficznej.

Co trzeba ustalić przed sprzedażą znaku?

• dokładny numer i zakres prawa ochronnego,
• czy transakcja obejmuje cały znak czy tylko określony zakres,
• cenę i moment przejścia prawa,
• kwestię praw autorskich do logo lub projektu graficznego,
• obowiązek zgłoszenia zmiany właściciela w odpowiednim rejestrze.

Jeżeli sprzedaż znaku jest elementem większej transakcji albo znak ma istotną wartość dla biznesu, warto przed podpisaniem umowy sprawdzić stan prawa i zakres przenoszonych uprawnień. Jeżeli natomiast właściciel nie chce trwale przenosić prawa, lecz tylko zezwolić innemu podmiotowi na używanie marki, alternatywą może być licencja na znak towarowy. W sprawie samej sprzedaży możesz zacząć od konsultacji dotyczącej sprzedaży lub przeniesienia znaku.

Jak sprzedać znak towarowy krok po kroku?

W praktyce transakcja obejmuje: ustalenie zakresu przenoszonego prawa, podpisanie umowy, rozliczenie ceny i podatków oraz zgłoszenie zmiany uprawnionego do właściwego rejestru. Jeżeli znak obejmuje także chronione prawem autorskim logo, umowa powinna osobno regulować przeniesienie tych praw.

Umowa sprzedaży znaku towarowego – elementy i forma

Strony umowy a sprzedaż znaku towarowego

W pierwszej kolejności zawierając umowę sprzedaży znaku towarowego z przeniesieniem praw autorskich, trzeba w sposób precyzyjny określić strony umowy tj. Sprzedawcę i Kupującego.

Jeżeli stroną umowy jest osoba fizyczna, to obok jej imienia i nazwiska powinno się wskazać także jej miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli osoba fizyczna prowadzi swoją działalność, to powinno się także wskazać firmę takiej działalności. Obok tego dobrze jest również wskazać numer PESEL lub numer NIP lub numer REGON (te dwa ostatnie w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej).

Natomiast jeżeli strona umowy to spółka prawa handlowego lub inna jednostka organizacyjna jak np. fundacja lub stowarzyszenie, to trzeba wskazać firmę takiego podmiotu, adres siedziby, sąd rejestrowy i numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), a w przypadku spółek kapitałowych także wysokość kapitału zakładowego; dalej numer NIP i REGON. Ponadto taka strona powinna być reprezentowana w sposób określony w KRS, ewentualnie przez pełnomocnika (w takim wypadku pełnomocnictwo warto dołączyć do umowy jako załącznik).

Prawidłowe oznaczenie stron i osób uprawnionych do reprezentacji ogranicza ryzyko problemów przy wykazywaniu następstwa prawnego i dokonywaniu zmiany uprawnionego w rejestrze.

Forma umowy sprzedaży znaku towarowego

Przed przejściem do poszczególnych elementów umowy trzeba zwrócić szczególną uwagę na jej formę. Zgodnie z art. 162 Prawa własności przemysłowej w zw. z art. 67 ust. 2 umowa przenosząca prawo ochronne na znak towarowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W praktyce oznacza to, że sama ustna deklaracja, zwykła wymiana wiadomości czy faktura nie zastępują umowy spełniającej wymaganą formę. Formę pisemną można zachować przez własnoręczne podpisanie dokumentu; równoważna formie pisemnej jest także forma elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeżeli transakcja obejmuje również autorskie prawa majątkowe do logo, umowa powinna osobno i precyzyjnie regulować także ich przeniesienie.

Przy zawieraniu umowy na odległość trzeba odróżnić zwykłą komunikację elektroniczną od formy elektronicznej równoważnej formie pisemnej. Jeżeli strony chcą podpisać umowę elektronicznie, bezpiecznym rozwiązaniem jest użycie kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

Warto wspomnieć, że czasem z uwagi na okoliczności szczególne, aby przenieść prawo do znaku towarowego w drodze sprzedaży oraz prawa autorskie z nim związane, może być koniecznym zawarcie umowy w bardziej doniosłej formie niż pisemna – nawet aktu notarialnego. Może mieć to miejsce nap w sytuacji kiedy osoba fizyczna będącą właścicielem znaku towarowego założy jednoosobową spółkę z o.o., w której będzie jedynym wspólnikiem i jednym członkiem zarządu, co jest dopuszczalne. Po powstaniu spółki taka osoba może przenieść prawo do znaku na nowopowstałą spółkę. Wówczas umowa sprzedaży pomiędzy spółką a taką osobą wymaga formy aktu notarialnego oraz zawiadomienia sądu rejestrowego przez notariusza. Niemniej przypadki jak ten opisany powyżej to wyjątki od reguły i dotyczą sytuacji wyjątkowych. Natomiast zasadą jest, że dla skuteczności umowy sprzedaży znaku towarowego wraz z przeniesieniem praw autorskich wystarczająca jest forma pisemna.

Przedmiot umowy

Rzeczą istotną jest treść umowy sprzedaży znaku towarowego wraz z przeniesieniem praw autorskich, a w szczególności przedmiot takiej umowy.

Przedmiot tytularnej umowy powinien jasno i precyzyjnie odzwierciedlać jej charakter, a to, że sprzedawca sprzedaje kupującemu prawo do konkretnego oznaczenia (znaku towarowego). Znak towarowy powinien w tym miejscu zostać jasno i precyzyjnie zindywidualizowany poprzez wskazanie: rodzaju znaku (np. słowny, graficzny albo słowno-graficzny), numeru prawa ochronnego; urzędu patentowego, w którym znak jest zarejestrowany oraz datę rejestracji; wskazanie klas towarowo/usługowych z Klasyfikacji Nicejskiej, w których znak jest zgłoszony. Chodzi o to, aby przedmiot umowy w sposób niebudzący wątpliwości określał znak towarowy, który jest przedmiotem sprzedaży, zaś elementy wymienione powyżej pozwolą w sposób dostateczny znak zindywidualizować.

Jeżeli sprzedawany znak towarowy, to oznaczenie graficzne lub słowno-graficzne, to przy indywidualizacji znaku w sposób opisany powyżej, warto zamieścić przedstawienie graficzne znaku w postaci załącznika do umowy. Należy też pamiętać, że w szczególności przedmiot umowy powinien być określony w umowie zawartej w formie pisemnej co w tym konkretnym przypadku należy rozumieć w ten sposób, aby zadbać o to, że także załącznik został w tej formie podpisany.

Warto również zadbać o to, aby w paragrafie omawianej umowy dotyczącym jej przedmiotu, znalazło się postanowienie odnoszące się do kwestii przeniesienia praw autorskich, gdyż to również część przedmiotu takiej umowy, obok sprzedaży samego znaku. W tym miejscu warto wspomnieć, że mamy dwa rodzaje praw autorskich – osobiste i majątkowe. Te osobiste są niezbywalne, zaś majątkowe tak i to właśnie te będą składały się na przedmiot umowy. Dlatego postanowienie umowne odnoszące się do przeniesienia własności takich praw powinno jasno  i precyzyjnie wskazywać, że przedmiotem umowy jest przeniesienie na kupującego majątkowych praw autorskich związanych ze znakiem towarowym będącym przedmiotem sprzedaży.

Dobrą praktyką jest jeżeli w treści paragrafu tytularnej umowy dotyczącego jej przedmiotu znajdzie się oświadczenie sprzedawcy, że jest on właścicielem praw autorskich majątkowych do zbywanego  znaku, oraz że znak towarowy jest wolny od obciążeń i roszczeń osób trzecich. Takie zapewnienie daje kupującemu pewną gwarancje co do bezpieczeństwa takiej transakcji, a co najmniej do dochodzenia roszczeń w przypadku nieprawdziwości oświadczenia.

Jeżeli osoby zawierające rzeczoną umowę są z różnych państw, to warto w treści takiej umowy określić, który sąd oraz prawo którego państwa, będą mieć zastosowanie w przypadku ewentualnych sporów dotyczących rzeczonej umowy. Postanowienie umowne w tym zakresie może być zawarte w dowolnej części umowy, natomiast dobrą praktyką jest umieszczenie go w postanowieniach końcowych takiej umowy. Co istotne, z pewnością wszelkich praw będzie łatwiej dochodzić w przypadku przedsiębiorcy z Polski jeśli zarówno prawo, jak i sąd będzie także Polski.

Jak wspomniałem, prócz praw autorskich majątkowych są także te osobiste. Ich zbyć nie można, ale można zobowiązać się do ich niewykonywania. Warto tę kwestię świadomie podjąć w przypadku negocjowania warunków transakcji ponieważ może mieć to znaczenie w późniejszym czasie.

Cena sprzedaży znaku towarowego

W kontekście umowy sprzedaży znaku towarowego wraz z przeniesieniem praw autorskich majątkowych ważnym jest paragraf umowy dotyczący ceny sprzedaży. Po pierwsze sama cena powinna być adekwatna do wartości danej marki. Od razu warto dodać, że nie jest możliwym określenie jakiś widełek czy przedziału cenowego, stanowiącego wskazówkę co do wyceny sprzedawanego znaku; bowiem wartości poszczególnych znaków towarowych wahają się zazwyczaj od kilku tysięcy złotych do nawet wielu miliardów. W efekcie cena powinna zostać ustalona indywidualnie. Dobrym rozwiązaniem jest uprzednia konsultacja z właściwym rzeczoznawcą przed zawarciem umowy, zaś sporządzona przez niego wycena może stanowić załącznik do umowy. Ponadto obok określenia ceny, należy określić również sposób i termin zapłaty ceny.

Co istotne w paragrafie umownym dotyczącym ceny sprzedaży powinno znaleźć się postanowienie umowne określające, że cena sprzedaży znaku towarowego obejmuje przeniesienie na kupującego majątkowych praw autorskich związanych ze sprzedawanym znakiem. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji. Strony mogą jednak w umowie uregulować wynagrodzenie inaczej, np. ustalić jedną łączną kwotę obejmującą wszystkie wyraźnie wskazane pola eksploatacji.

Podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać w celu i zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp.j. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Przeniesienie majątkowych praw autorskich

Niezwykle istotną częścią umowy sprzedaży znaku towarowego wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych jest paragraf umowy określający właśnie zasady przeniesienia rzeczonych majątkowych praw autorskich.

W tym kontekście postanowienia wspomnianego paragrafu powinny przede wszystkim określać, że sprzedawca w ramach ceny sprzedaży przenosi na kupującego majątkowe prawa autorskie do konkretnego znaku towarowego, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na wszystkich znanych stronom w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji z tym jednak, że warto pamiętać o tym, że pola te powinny być wprost w umowie wymienione.

a) Pola eksploatacji

W tym miejscu warto  powiedzieć kilka słów o wspomnianych polach eksploatacji, gdyż to bez wątpienia jedna z najistotniejszych części całej umowy. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie definiuje wprost pojęcia pól eksploatacji, lecz wymienia tylko przykładowe, jednocześnie sygnalizując, że katalog tychże pól jest otwarty. Niemniej na podstawie przepisów ustawy można stwierdzić, że pola eksploatacji to sposoby lub niekiedy dla lepszego zobrazowania – miejsce korzystania z utworu.

Co istotne, jak już wspomniałem, trzeba precyzyjnie wskazać pola eksploatacji co do których następuje przeniesienie majątkowych praw autorskich, bowiem pola te wyznaczają zakres przeniesienia tychże praw. Szczegółowe wskazanie wszystkich możliwych pól eksploatacji dla znaku towarowego jest bardzo istotne, gdyż konsekwencją ich niewskazania lub tylko ogólnego wskazania jest nieskuteczne przeniesienie majątkowych praw autorskich na polach nieobjętych umową.  W szczególności za nieskuteczne zostaną uznane postanowienia dotyczące „wszystkich znanych w dniu podpisania pól eksploatacji”, które jednak tych nie wymieniają.

W przypadku znaku towarowego pełna lista pól eksploatacji jest dość obszerna, żeby nie powiedzieć niemożliwa do wymienienia, niemniej z pewnością do tych najważniejszych należy zaliczyć takie pola eksploatacji jak:

• stosowanie, wyświetlanie, przechowywanie niezależnie od formatu, systemu i standardu;
• trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie i przechowywanie w całości lub części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
• wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem;
• tworzenie nowych wersji i adaptacji;
• rozpowszechnianie oraz reprodukcja;
• zezwolenie na tworzenie opracowań lub przeróbek;
• udzielanie licencji;
• rejestracja jako znak towarowy

oraz wiele innych, w tym kwestia rozpowszechniania w Internecie oraz social mediach. Ważnym jest, aby możliwie najpełniej wskazać wszystkie możliwe pola eksploatacji na dzień zawarcia umowy.

b) Inne postanowienia umowne dotyczące majątkowych praw autorskich

Poza kwestią pól eksploatacji, równie ważnym jest określenie momentu przejścia majątkowych praw autorskich ze sprzedawcy na kupującego. Z reguły do umowy w tym zakresie wprowadza się postanowienie, z którego wynika, że autorskie prawa majątkowe do konkretnego znaku towarowego przechodzą na kupującego z chwilą zapłaty ceny sprzedaży albo z chwilą zawarcia umowy. W przypadku umów, które dotyczą jeszcze niepowstałych utworów chwila ta bywa inaczej określana. To oczywiście przykładowe, aczkolwiek częste określenia momentu w tego rodzaju umowy. Decyzja co do przejścia prawa autorskich należy do stron umowy, niemniej powinna być precyzyjnie określona w umowie.  

Warto również zawrzeć w tej części umowy informacje, że wraz z majątkowymi prawami autorskimi z chwilą ich przeniesienia na kupującego, kupujący nabywa wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych do znaku towarowego. Nie wchodząc w szczegóły prawa zależne może polegać między innymi na modyfikowaniu takiego znaku towarowego w przyszłości.

Bez tego kupujący nie będzie uprawniony w sposób dowolny i nieograniczony wprowadzać zmiany w znaku towarowym, jak również wszelkie inne dowolne modyfikacje m.in. związane z ewentualnym rebrandingiem w przyszłości. Choć tu nie można też zapominać, że do pozostawienia takiego uprawnienia w całości po stronie kupującego niezbędne jest także zrzeczenie się przed twórcę z nadzoru autorskiego.

Zmiana właściciela znaku w rejestrze UPRP lub EUIPO

Sama umowa sprzedaży nie kończy czynności związanych z przeniesieniem znaku. Po transakcji trzeba również zadbać o aktualizację danych uprawnionego we właściwym rejestrze.

Otóż znaki towarowe są ujęte w publicznych rejestrach prowadzonych przez urzędy patentowe. Zarówno Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP), jak również Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) czy też urzędy patentowe poszczególnych państw, posiadają jawne bazy danych, w których znajdują się informacje o zgłaszanych i zarejestrowanych znakach towarowych. Wśród tych informacji  znajdują się także dane właściciela znaku. W efekcie jeżeli znak towarowy zostanie sprzedany, to kupujący winien zaktualizować dane właściciela nabytego znaku we właściwym urzędzie, w którym znak towarowy został zarejestrowany, aby zmiana właściciela znaku towarowego była skuteczna względem osób trzecich.

W UPRP należy złożyć wniosek o wpis zmiany uprawnionego. Można skorzystać z dedykowanego formularza w systemie PUEUP. Do wniosku dołącza się dokumenty uzasadniające zmianę – przy sprzedaży może to być umowa sprzedaży – w oryginale albo kopii potwierdzonej za zgodność przez profesjonalnego pełnomocnika lub notariusza. Opłata za dokonanie jednej zmiany w rejestrze wynosi obecnie 70 zł.

Wpis nie następuje automatycznie od razu po złożeniu wniosku. UPRP wskazuje, że decyzja o dokonaniu wpisu jest wykonywana po bezskutecznym upływie terminu na wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy; standardowo oznacza to około dwóch i pół miesiąca od doręczenia decyzji. Strona może przyspieszyć wykonanie wpisu, składając oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia takiego wniosku. Aktualny stan prawny można następnie potwierdzić wyciągiem z rejestru.

Jeżeli zaś sprzedany znak towarowy jest zarejestrowany w innym urzędzie patentowym niż UPRP np. EUIPO lub urzędzie patentowym konkretnego państwa, to nowy właściciel winien niezwłocznie zaktualizować dane w rejestrze tego urzędu, poprzez złożenie stosownego wniosku w oparciu o procedurę dla tego urzędu. Dopiero po zaktualizowaniu danych właściciela znaku, cały proces związany ze sprzedażą znaku i przeniesieniem praw autorskich, będzie zakończony.

Zakończenie

Jak widzisz proces sprzedaży znaku towarowego wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich jest złożony i nie należy do najłatwiejszych. Po pierwsze ważnym jest odpowiednio skonstruowana umowa, a po drugie po zawarciu umowy trzeba dokonać czynności przed właściwym urzędem patentowym w związku ze sprzedażą znaku towarowego. Warto wspomnieć na koniec, że sprzedaż znaku towarowego to nie jedyna forma przenosząca prawo do znaku wraz z prawami autorskimi. Równie dobrze zamiast sprzedaży zmiana właściciela znaku może nastąpić poprzez zawarcie umowy darowizny, choć warto podkreślić, że nie jest to bynajmniej typowa dla biznesu forma przeniesienia prawa.