Podobieństwo znaków towarowych – jak ocenić ryzyko kolizji?

Podobieństwo znaków towarowych ocenia się łącznie: porównuje się same oznaczenia, towary lub usługi oraz ryzyko, że odbiorcy uznają marki za pochodzące od tego samego albo powiązanego przedsiębiorstwa. Nie wystarczy więc sprawdzić, czy dwie nazwy są identyczne. Znaki różniące się zapisem mogą nadal pozostawać w kolizji, jeżeli są podobne wizualnie, fonetycznie lub znaczeniowo i dotyczą podobnej oferty.

W tym artykule skupiam się przede wszystkim na ocenie podobieństwa znaków towarowych: podobieństwie samych oznaczeń, towarów i usług oraz ryzyku wprowadzenia odbiorców w błąd.

Czy podobny znak towarowy można zarejestrować?

Tak, samo podobieństwo dwóch oznaczeń nie przesądza automatycznie o odmowie rejestracji. Znaczenie ma również zakres towarów i usług oraz to, czy w konkretnych okolicznościach powstaje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Przy wcześniejszym kolizyjnym prawie kluczowa może być reakcja jego właściciela w okresie sprzeciwowym.

Co zrobić, gdy znajdziesz podobny znak?

• Przed własnym zgłoszeniem – zacznij od weryfikacji znaku towarowego, a przy większym ryzyku przejdź do pełnego badania zdolności rejestrowej. Jeżeli wynik jest akceptowalny, kolejnym etapem jest właściwa procedura rejestracji znaku.
• Gdy konkurencyjny znak został dopiero zgłoszony – sprawdź termin i podstawy sprzeciwu do znaku towarowego.
• Gdy kolizyjny znak jest już zarejestrowany – w zależności od okoliczności właściwa może być procedura unieważnienia znaku.

A co jeżeli mój znak towarowy będzie identyczny lub podobny do innego?

Chcąc zrozumieć podstawy sprzeciwu trzeba umieć odróżnić tzw. bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego od względnych przeszkód. Bezwzględne przeszkody rejestracji znaku mówiąc najprościej to takie, które dyskwalifikują  dane oznaczenie jako znak towarowy. Do najczęściej spotykanych można zaliczyć sytuacje, kiedy dane oznaczenie ma zbyt ogólny i powszechny charakter i przez to pozbawione jest zdolności odróżniającej, albo gdy oznaczenie graficzne składa się w istocie z kształtów prostych i ogólnych np. trójkąt lub kwadrat bez cech wyróżniających. Inną dość często spotykaną bezwzględną przeszkodą rejestracji znaku jest jego opisowość, która uwydatnia się w tym, iż oznaczenie w istocie opisuje towary lub usługi, które sygnuje.

Bezwzględnych przeszkód rejestracji rzecz jasna jest więcej i są jasno określone tak w prawie polskim, jak również prawie Unii Europejskiej, zaś powyżej wskazałem te najczęściej występujące.

Patrząc na powyższe już wiesz czym są bezwzględne przeszkody rejestracji znaku. Wystąpienie choć jednej z nich dyskwalifikuje dane oznaczenie jako znak towarowy, czego skutkiem jest odmowa rejestracji owego oznaczenia przez Urząd. Ma to miejsce tak w przypadku znaku zgłaszanego w Urzędzie Patentowym RP, jak również w przypadku unijnego znaku towarowego.

Niemniej zdarzają się sytuacje, w których nie dochodzi do rejestracji znaku towarowego, chociaż nie występuje żadna z bezwzględnych przeszkód rejestracji. Takie sytuacje to wniesienie sprzeciwu – głównie przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego podobnego do zgłaszanego oznaczenia. Jeżeli znak zgłaszany jest podobny lub identyczny do wcześniejszego znaku towarowego, zaś właściciel tego wcześniejszego poweźmie wiadomość o takim zgłoszeniu, to wówczas może zgłosić co do niego sprzeciw. Jeżeli Urząd uzna sprzeciw do znaku towarowego za zasadny to zgłaszany znak nie zostaje zarejestrowany, zaś opłaty uiszczone przy zgłoszeniu przepadają. To właśnie główna i najczęściej spotykana względna przeszkoda rejestracji.

Nie są to rzecz jasna jedyne podstawy sprzeciw. Sprzeciw może być wniesiony m.in. również z tego powodu, że zgłaszany znak towarowy narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich. Podstawy sprzeciwu szczegółowo wymienia art. 132(1) ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

Prawo polskie a UE

Warto wiedzieć, że prawo Polski i UE w zakresie bezwzględnych i względnych przeszkód rejestracji znaków towarowych jest dość zbliżone względem siebie. W efekcie zasady wystąpienia tychże, a także wypracowane zasady porównywania znaków towarowych – są praktycznie analogiczne w Polsce i w UE. Ma to istotne znaczenie w kontekście oceny porównawczej znaków towarowych pod kątem wystąpienia względnych przeszkód rejestracji znaku, gdyż spójność prawa Polski i UE w tym zakresie pozwoliła na wypracowanie uniwersalnych zasad oceny podobieństwa znaków towarowych.

Jak krok po kroku ocenić ryzyko kolizji znaków?

Ocena nie polega na znalezieniu jednej wspólnej litery, podobnego logo albo tej samej klasy nicejskiej. Najpierw ustala się, jakie wcześniejsze prawa mogą mieć znaczenie na danym terytorium. Następnie porównuje się towary i usługi, same oznaczenia oraz sposób, w jaki odbierze je właściwy krąg odbiorców.

1. Sprawdź wcześniejsze prawa – ich datę, terytorium i zakres ochrony.
2. Porównaj towary i usługi – nie tylko numery klas, ale przede wszystkim ich charakter, przeznaczenie, odbiorców i sposób oferowania.
3. Porównaj oznaczenia – wizualnie, fonetycznie i znaczeniowo, z uwzględnieniem elementów odróżniających i dominujących.
4. Oceń całość – odpowiedz na pytanie, czy właściwy odbiorca może uznać, że towary lub usługi pochodzą od tego samego albo gospodarczo powiązanego przedsiębiorstwa.

To ocena całościowa. Słabsze podobieństwo oznaczeń może mieć inne znaczenie przy bardzo podobnych towarach niż przy ofertach odległych od siebie. Samo znalezienie podobnej nazwy nie pozwala więc jeszcze przesądzić, że rejestracja będzie niemożliwa albo że sprzeciw zostanie uwzględniony.

Ocena podobieństwa towarów lub usług

Ocena podobieństwa towarów lub usług to bardzo ważny element procesu porównawczego znaków towarowych, bowiem wpływa on na ryzyko wprowadzenia w błąd potencjalnych odbiorców.

Z powyższą oceną nieodzownie wiąże się Klasyfikacja Nicejska. Jest to międzynarodowy system klasyfikacji towarów i usług wykorzystywany przy zgłoszeniach znaków towarowych. Zgodnie z tymże porozumieniem można wyodrębnić 45 klas towarowo-usługowych, z których pierwsze 34 to klasy dotyczące poszczególnych towarów, zaś kolejne to klasy dotyczące usług. Każda klasa dot. innego rodzaju towarów lub usług oraz zawiera katalog określonych towarów lub usług. Ocenę podobieństwa lub identyczności towarów lub usług znaków towarowych dokonuje się poprzez porównanie terminów z Klasyfikacji Nicejskiej, które są przypisane do porównywanych znaków.

Co istotne do stwierdzenia podobieństwa lub identyczności towarów lub usług nie wystarczy zbieżność samych klas. Konieczne jest także, aby zaszło podobieństwo pomiędzy terminami w tejże klasie. Dla przykładu nie wystarczy, że np. dwa znaki są zastrzeżone w Klasie 20. Natomiast w sytuacji, gdy jeden znak w klasie 20 sygnuje meble, zaś drugi np. meble sypialniane, to wówczas mamy już do czynienia z wysokim podobieństwem. Jednakże gdyby drugi ze znaków sygnował np. skrzynki na listy nie z metalu (również termin z klasy 20) to wówczas nie wykazywałbym podobieństwa do mebli, które sygnuje pierwszy ze znaków (mimo ujęcia ich w tej samej klasie). Generalnie więc można stwierdzić, że w zakresie oceny podobieństwa towarów i usług Klasyfikacja Nicejska ma charakter pomocniczy, a nie decydujący.

Podobieństwo towarów lub usług może występować bowiem również w sytuacji braku zbieżności klas. Dla przykładu jeżeli pierwszy ze znaków towarowych sygnuje w klasie 9 oprogramowanie, zaś drugi w klasie 42 usługi związane z oprogramowaniem, to niewątpliwie pomiędzy znakami dochodzi do podobieństwa i to w stopniu wysokim, chociaż te są zastrzeżone w różnych klasach.

W przypadku znaku renomowanego zakres ochrony może być szerszy i obejmować także sytuacje dotyczące niepodobnych towarów lub usług. Nie oznacza to jednak, że wystarczy samo podobieństwo oznaczeń. W takiej sprawie trzeba ocenić również przesłanki właściwe dla ochrony znaku renomowanego, w tym związek, jaki odbiorcy mogą dostrzegać między oznaczeniami, oraz potencjalne czerpanie nienależnej korzyści z renomy lub szkodę dla odróżniającego charakteru albo renomy wcześniejszego znaku.

Ocena podobieństwa znaków towarowych

Jeżeli towary lub usługi pozostają w odpowiedniej relacji, kolejnym krokiem jest porównanie samych oznaczeń na trzech płaszczyznach: fonetycznej, wizualnej oraz koncepcyjnej (znaczeniowej). Podobieństwo na jednej z tych płaszczyzn może mieć znaczenie dla wyniku analizy, ale nie należy traktować go jako automatycznego rozstrzygnięcia. Ostatecznie liczy się całościowa ocena znaków oraz ryzyka wprowadzenia właściwych odbiorców w błąd.

Znaki towarowe ocenia się całościowo, z uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. Poszczególne części oznaczenia mają znaczenie, ale nie powinny być analizowane w oderwaniu od ogólnego wrażenia, jakie znak wywołuje u właściwych odbiorców.

Na płaszczyźnie fonetycznej porównuje się przede wszystkim brzmienie elementów słownych: liczbę i kolejność sylab, układ głosek, rytm czy akcent. Początek oznaczenia może w konkretnych przypadkach silnie wpływać na odbiór znaku, ale nie jest to reguła pozwalająca pominąć jego pozostałe elementy.

Na płaszczyźnie wizualnej znaczenie ma wygląd oznaczeń, w tym ich elementy słowne i graficzne, układ, styl oraz – zależnie od rodzaju znaku – kolorystyka. W znakach słowno-graficznych trzeba ocenić, które elementy najmocniej wpływają na ogólne wrażenie.

Na płaszczyźnie koncepcyjnej (znaczeniowej) porównuje się treść i skojarzenia wywoływane przez oznaczenia. Dwa znaki mogą być do siebie zbliżone znaczeniowo, jeżeli właściwi odbiorcy przypisują im podobny sens lub kojarzą je z tym samym pojęciem.

Terytorium rejestracji znaku towarowego

Przy ocenie kolizji trzeba sprawdzić również terytorialny zakres wcześniejszych praw. Prawo chronione wyłącznie w państwie, które nie pokrywa się z terytorium planowanego zgłoszenia, co do zasady nie tworzy tej samej kolizji na tym terytorium. Inaczej może być, gdy wcześniejsze prawo obejmuje Polskę – np. jako polski znak, unijny znak towarowy albo rejestracja międzynarodowa ze skutkiem w Polsce. Przy zgłoszeniu unijnego znaku towarowego znaczenie mogą mieć także wcześniejsze prawa krajowe obowiązujące w państwach członkowskich UE. Dlatego zakres terytorialny trzeba ustalić przed oceną podobieństwa, a nie dopiero po znalezieniu podobnej nazwy.

Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego

Dlaczego płatne badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego jest lepsze od bezpłatnej wstępnej weryfikacji i na czym tak naprawdę polega różnica?

Czytaj więcej

Co oznacza podobieństwo dla ryzyka sprzeciwu?

Jeżeli wcześniejszy uprawniony uzna, że nowe zgłoszenie koliduje z jego prawem, może skorzystać z procedury sprzeciwowej. Sam fakt wniesienia sprzeciwu nie przesądza jednak, że znaki są prawnie kolizyjne. Ocena zależy od podstawy sprzeciwu i okoliczności konkretnej sprawy.

Ten artykuł dotyczy przede wszystkim oceny podobieństwa przed zgłoszeniem znaku. Jeżeli sprzeciw został już wniesiony albo chcesz poznać terminy, etapy postępowania i sposób odpowiedzi, przejdź do osobnego poradnika: sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego.

Jak ograniczyć ryzyko kolizji przed zgłoszeniem znaku?

Najbezpieczniej ocenić podobieństwo przed złożeniem zgłoszenia. Wyszukanie wcześniejszych praw pozwala sprawdzić nie tylko identyczne nazwy, lecz także oznaczenia podobne fonetycznie, wizualnie lub znaczeniowo oraz zakres towarów i usług, dla których są chronione.

Jeżeli analiza ujawni istotne ryzyko kolizji, można jeszcze rozważyć zmianę nazwy lub logo, zawężenie wykazu towarów i usług albo inną strategię zgłoszenia. Sama obecność podobnego znaku w bazie nie daje jednak automatycznej odpowiedzi – znaczenie ma całościowa ocena wszystkich opisanych wyżej czynników.

Jeśli chcesz sprawdzić oznaczenie przed zgłoszeniem, zacznij od weryfikacji znaku towarowego. Przy sprawach wymagających pogłębionej analizy zobacz również badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego.