Jeżeli Twoja firma rozwija się w dynamicznym tempie i planujesz ekspansję swoich towarów lub usług na rynki zagraniczne, z pewnością powinieneś zainteresować się miedzynarodową rejestracją znaków towarowych.
W tym artykule, na podstawie współpracy z jednym z klientów – firmą Troton Sp. z o.o., opiszę krok po kroku procedurę rejestracji znaku towarowego w Stanach Zjednoczonych.
Artykuł ten jednak będzie przydatny dla każdej firmy, która rozważa zastrzeżenie nazwy lub loga na terytorium innym niż Polska lub Unia Europejska, w ramach tzw. Systemu Madryckiego.
Czy rejestracja znaku na cały świat jest możliwa?
Jeżeli zdecydujesz się na to, że chcesz chronić swoją markę rejestrując znak towarowy musisz odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań. Musisz zdecydować jaki rodzaj znaku towarowego chcesz zarejestrować, dla jakich produktów i usług, a finalnie na jakim terytorium chcesz go chronić. Procedurę rejestracji znaku towarowego w Polsce lub w Unii Europejskiej szczegółowo opisałem w artykule: Jak zastrzec nazwę lub logo firmy i ile to kosztuje?
Co jednak w sytuacji, gdy chcesz zastrzec znak na terytorium innym niż Polska lub Unia Europejska, przykładowo w USA, Chinach, czy Wielkiej Brytanii? W takiej sytuacji masz zasadniczo dwa wyjścia. Pierwsze to oddzielna rejestracja znaku towarowego bezpośrednio w każdym z tych krajów. W każdym jednak z tych państw będziesz musiał zaangażować prawnika, który przeprowadzi dla Ciebie procedurę rejestracji. Pokryć jego honorarium i opłaty urzędowe.
Drugie rozwiązanie, które często okazuje się być bardziej optymalnym kosztowo, to rejestracja znaku towarowego w ramach procedury międzynarodowej. Procedura ta polega na tym, że ochrona znaku towarowego uzyskana pierwotnie w Polsce lub w Unii Europejskiej następnie rozszerzana jest na wiązkę państw będących członkami Związku Madryckiego.
System Madrycki, czyli międzynarodowa rejestracja znaków towarowych
Głównym celem systemu międzynarodowej rejestracji znaków towarowych jest ułatwienie procedury ubiegania się o rejestrację w krajach członkowskich Związku Madryckiego. System międzynarodowej rejestracji znaków towarowych jest uregulowany następującymi umowami międzynarodowymi:
- Porozumienie madryckie dotyczące międzynarodowej rejestracji znaków z 14 kwietnia 1891 r.,
- Protokół do Porozumienia madryckiego przyjęty 27 czerwca 1989 r.
Porozmawiaj z ekspertem
Jeżeli jesteś zainteresowany rejestracją znaku towarowego, w ramach procedury międzynarodowej, umów bezpłatną konsultację. W trakcie rozmowy doradzę Ci najleszą strategię ochrony Twojej marki.
GLAS SA STAR, czyli marka firmy TROTON w USA
Firma TROTON Sp. z o.o. działa od 1978 r. i jest producentem szpachlówek, podkładów oraz lakierów samochodowych, służących do napraw samochodowych. Firma eksportuje swoje produkty do ponad 70 krajów świata w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Północnej i Południowej oraz Australii i Nowej Zelandii. W ramach współpracy z firmą TROTON zajęliśmy się rejestracją znaku towarowego GLAS SA STAR na terenie Stanów Zjednoczonych.
Ponieważ klientowi zależało również na objęciu ochroną znaku towarowego na terenie Unii Europejskiej to całą procedurę zaczęliśmy do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i rejestracji unijnego znaku towarowego. Dzięki temu markę klienta objęliśmy ochroną, w ramach jednego zgłoszenia, we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Znak towarowy Unii Europejskiej zapewnia właścicielowi wyłączne prawo we wszystkich obecnych i przyszłych państwach członkowskich UE.
Ponieważ znak towarowy klienta przeznaczony jest do sygnowania głównie produktów takich jak szpachlówki i lakiery samochodowe zdecydowaliśmy się na rejestrację w klasach 1 i 2 Klasyfikacji Nicejskiej. Klientowi zależało również na ochronie szaty graficznej logotypu, dlatego zdecydowaliśmy się na rejestrację znaku towarowego słowno-graficznego. Dzięki temu minimalizowaliśmy też ryzyko ewentualnej odmowy rejestracji ze strony EUIPO z uwagi na potencjalnie średni poziom zdolności odróżniającej warstwy słownej.
Produkty marki GLAS SA STAR
Przygotowanie aplikacji zajęło naszej kancelarii 3 dni robocze. Podanie o rejestrację złożyliśmy on-line i w ramach wykazu towarów i usług korzystaliśmy wyłącznie z terminów ujętych w bazie TM Class. Dzięki temu zgłoszeniu nadany został tryb Fast Track, czyli zgłoszenie rozpatrywane było w ramach procedury przyśpieszonej, a dodatkowo klient na opłacie urzędowej zaoszczędził 150 EUR.
Procedura rejestracji przebiegła bez żadnych przeszkód. Urząd nie dopatrzył się w znaku towarowym bezwzględnych przeszkód rejestracji, a w czasie 3-miesięcznego okresu sprzeciwowego nie wpłynęły żadne sprzeciwy. Postępowanie rejestracyjne trwało dokładnie 4 miesiące i 17 dni.
EUIPO wydał klientowi świadectwo rejestracji i tym samym urząd potwierdził prawa klienta do marki na terenie całej Unii Europejskiej. Na tym etapie klient uiścił opłatę urzędową w kwocie 900 EUR (podstawowa opłata 850 EUR + 50 EUR za drugą klasę) obejmującą rejestrację oraz pierwszy 10-cio letni okres ochronny. Znak towarowy klienta chroniony jest na terenie UE 10 lat od dnia zgłoszenia. Ochronę można przedłużać na kolejne 10-cio letnie okresy, uiszczając opłatę w takiej samej wysokości jak przy rejestracji.
O tym jakie jeszcze są korzyści rejestracji znaku towarowego przeczytasz tutaj: Co daje rejestracja znaku towarowego?
Rejestracja znaku towarowego w USA
Po uzyskaniu ochrony w Unii Europejskiej przystąpiliśmy do kolejnego etapu, czyli rejestracji znaku towarowego klienta na terenie USA. Teoretycznie procedurę międzynarodową mogliśmy rozpocząć już tylko po zgłoszeniu znaku, a jeszcze przed jego rejestracją, ale w tym przypadku uznaliśmy, że do rejestracji w USA przystąpimy wówczas, gdy znak będzie już zarejestrowany (jest to mniejsze ryzyko, bo zawsze mogą na etapie rejestracji pojawić się jakieś przeszkody, np. w postaci sprzeciwu).
Ponieważ znak towarowy klienta pierwotnie rejestrowany był w EUIPO, wniosek o zgłoszenie międzynarodowe składaliśmy również w tym urzędzie. Gdyby znak zarejestrowany był w Polsce, wówczas rejestrację międzynarodową należałoby rozpocząć od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Całą procedurę zgłoszenia międzynarodowego rozpoczęliśmy od… uiszczenia opłaty urzędowej. To standardowa procedura, która wynika z tego, że Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO), która administruje systemem międzynarodowej rejestracji, po otrzymaniu opłaty za rejestrację przesyła potwierdzenie wraz z indywidualnym numerem płatności, który wskazuje się w podaniu o rejestrację (to jedna z dostępnych form płatności).
Opłata urzędowa za rejestrację znaku towarowego w Stanach Zjednoczonych wyniosła dokładnie 1.823 CHF. Wysokość opłat urzędowych w ramach procedury międzynarodowej zależy od wybranego państwa (lub państw) rejestracji, liczby klas, a nawet tego, czy znak towarowy jest znakiem barwnym. Kalkulator opłat WIPO dostępny jest tutaj: Kalulator opłat.
Dodatkowo klient poniósł opłatę za przekazanie na rzecz EUIPO w kwocie 300 EUR. Na tym etapie konieczne było również wypełnienie przez klienta tzw. oświadczenia o zamiarze wykorzystania znaku towarowego, co jest obligatoryjnym dokumentem w ramach procedury rejestracji znaku towarowego w USA.
Procedura międzynarodowa przed WIPO
Po niecałych 3 miesiącach od złożenia do WIPO (za pośrednictwem EUIPO) wniosku o rejestrację międzynarodową wydany został przez Światową Organizację Własności Intelektualnej certyfikat rejestracji.
W praktyce oznacza to jednak tyle, że WIPO przekazało podanie o rejestrację do urzędu w kraju docelowym. W tym przypadku był to United States Patent and Trademark Office (USPTO) w Stanach Zjednoczonych. Już wtedy znak towarowy dostępny był w bazie TMview ze statusem „Registered”. Przed nami jednak było jeszcze postępowanie rejestracyjne w USA, gdzie finalnie trafiło zgłoszenie klienta.
Po przekazaniu sprawy do USPTO otrzymaliśmy wezwanie do uzupełnienia braków zgłoszenia. Jest to standardowa procedura, ponieważ zgodnie z przepisami obowiązującymi w USA w postępowaniu o rejestrację znaku towarowego zgłaszający musi być reprezentowany przez miejscowego prawnika, uprawnionego do występowania przed USPTO. Stąd wezwanie do uzupełnienia braku poprzez wyznaczenie pełnomocnika ze Stanów Zjednoczonych. Na tym etapie klient musiał ponieść dodatkowy koszt w postaci wynagrodzenia prawnika z USA w kwocie 150$.
Postępowanie rejestracyjne przez USPTO zakończyło się pomyślniepo upływie blisko roku po złożeniu wniosku o zgłoszenie międzynarodową. Łącznie z wcześniejszą rejestracją w EUIPO, cała procedura międzynarodowej rejestracji w ramach Systemu Madryckiego zajęła 1,5 roku. Marka klienta chroniona jest we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych.
Chcesz zarejestrować swój znak towarowy?
Nie daj wyprzedzić się konkurencji. Jesteś ciekawy jak międzynarodowa rejestracja może wzmocnić ochronę Twojej marki? Umów bezpłatną konsultację i poznaj korzyści oraz koszty takiej procedury.
