Skip to content

Rejestracja znaku towarowego w USA. Procedura i koszty (case study)

Jeżeli Twoja firma rozwija się w dynamicznym tempie i planujesz ekspansję swoich towarów lub usług na rynki zagraniczne, z pewnością powinieneś zainteresować się miedzynarodową rejestracją znaków towarowych.

W tym artykule, na podstawie współpracy z jednym z klientów – firmą Troton Sp. z o.o., opiszę krok po kroku procedurę rejestracji znaku towarowego w Stanach Zjednoczonych.

Artykuł ten jednak będzie przydatny dla każdej firmy, która rozważa zastrzeżenie nazwy lub loga na terytorium innym niż Polska lub Unia Europejska, w ramach tzw. Systemu Madryckiego.

Czy rejestracja znaku na cały świat jest możliwa?

Jeżeli zdecydujesz się na to, że chcesz chronić swoją markę rejestrując znak towarowy musisz odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań. Musisz zdecydować jaki rodzaj znaku towarowego chcesz zarejestrować, dla jakich produktów i usług, a finalnie na jakim terytorium chcesz go chronić. Procedurę rejestracji znaku towarowego w Polsce lub w Unii Europejskiej szczegółowo opisałem w artykule: Jak zastrzec nazwę lub logo firmy i ile to kosztuje?  

Co jednak w sytuacji, gdy chcesz zastrzec znak na terytorium innym niż Polska lub Unia Europejska, przykładowo w USA, Chinach, czy Wielkiej Brytanii? W takiej sytuacji masz zasadniczo dwa wyjścia. Pierwsze to oddzielna rejestracja znaku towarowego bezpośrednio w każdym z tych krajów. W każdym jednak z tych państw będziesz musiał zaangażować prawnika, który przeprowadzi dla Ciebie procedurę rejestracji. Pokryć jego honorarium i opłaty urzędowe.

Drugie rozwiązanie, które często okazuje się być bardziej optymalnym kosztowo, to rejestracja znaku towarowego w ramach procedury międzynarodowej. Procedura ta polega na tym, że ochrona znaku towarowego uzyskana pierwotnie w Polsce lub w Unii Europejskiej następnie rozszerzana jest na wiązkę państw będących członkami Związku Madryckiego.

System Madrycki, czyli międzynarodowa rejestracja znaków towarowych

Głównym celem systemu międzynarodowej rejestracji znaków towarowych jest ułatwienie procedury ubiegania się o rejestrację w krajach członkowskich Związku Madryckiego. System międzynarodowej rejestracji znaków towarowych jest uregulowany następującymi umowami międzynarodowymi:

  • Porozumienie madryckie dotyczące międzynarodowej rejestracji znaków z 14 kwietnia 1891 r.,
  • Protokół do Porozumienia madryckiego przyjęty 27 czerwca 1989 r.
Obecnie członkami Związku Madryckiego jest dokładnie 112 państw na całym świecie, w tym kraje europejskie, a także USA, Chiny, Japonia, Australia, Wielka Brytania, czy Rosja. Administracją Systemu Madryckiego zajmuje się Biuro Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) z siedzibą w Genewie. System ten oferuje właścicielom znaków towarowych możliwość ich ochrony w wielu krajach poprzez wypełnienie tylko jednego wniosku.
 
Lista państw członkowskich Systemu Madryckiego dostępna jest tutaj: Związek Madrycki (stan na 9 czerwca 2022 r.)
 
Ogromnym udogonieniem rejestracji znaku towarowego w ramach Systemu Madryckiego jest to, że jednym zgłoszeniem możesz objąć wiązkę kilku państw i jednocześnie wystąpić o ochronę swojego znaku towarowego w wielu państwach świata. Żeby jednak to zrobić najpierw znak towaryw musisz co najmniej zgłosić do rejestracji w Polsce lub Unii Europejskiej (albo innym państwie Związku Madryckiego).
 
Następnie (za pośrednictwem urzędu w którym Twój znak jest zgłoszony lub zarejestrowany) składasz do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej wniosek o rejestrację miedzynarodową wskazując wiązkę państw, gdzie chcesz zarejestrować swój znak. Złożenie wniosku o rejestrację międzynarodową do WIPO nie oznacza automatycznie rejestracji w każdym ze wskazanych państw. WIPO przekaże Twoje zgłoszenie do każdego kraju docelowego, który odrębnie przeprowadzi rejestrację Twojego znaku towarowego.
 
Finalnie więc w każdym kraju docelowym Twój znak będzie przechodził procedurę rejestracji w taki sam sposób jak miałoby to miejsce gdybyś w każdych z krajów wystąpił odrębnie o rejestrację. Każdy z tych urzędów może odmówić rejestracji, czy też mogą pojawić się sprzeciwy właścicieli wcześniej zarejestrowanych znaków towarowych.
 
Rejestracja w ramach Systemu Madryckiego to jednak ogromne ułatwienie na etapie składania podania o rejestrację, ponieważ w ramach jednego wniosku i jednej opłaty możesz rozpocząć rejestrację znaku towarowego w kilku krajach świata. 

Porozmawiaj z ekspertem

Jeżeli jesteś zainteresowany rejestracją znaku towarowego, w ramach procedury międzynarodowej, umów bezpłatną konsultację. W trakcie rozmowy doradzę Ci najleszą strategię ochrony Twojej marki.

GLAS SA STAR, czyli marka firmy TROTON w USA

Firma TROTON Sp. z o.o. działa od 1978 r. i jest producentem szpachlówek, podkładów oraz lakierów samochodowych, służących do napraw samochodowych. Firma eksportuje swoje produkty do ponad 70 krajów świata w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Północnej i Południowej oraz Australii i Nowej Zelandii. W ramach współpracy z firmą TROTON zajęliśmy się rejestracją znaku towarowego GLAS SA STAR na terenie Stanów Zjednoczonych.

Ponieważ klientowi zależało również na objęciu ochroną znaku towarowego na terenie Unii Europejskiej to całą procedurę zaczęliśmy do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i rejestracji unijnego znaku towarowego. Dzięki temu markę klienta objęliśmy ochroną, w ramach jednego zgłoszenia, we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Znak towarowy Unii Europejskiej zapewnia właścicielowi wyłączne prawo we wszystkich obecnych i przyszłych państwach członkowskich UE.

Ponieważ znak towarowy klienta przeznaczony jest do sygnowania głównie produktów takich jak szpachlówki i lakiery samochodowe zdecydowaliśmy się na rejestrację w klasach 1 i 2 Klasyfikacji Nicejskiej. Klientowi zależało również na ochronie szaty graficznej logotypu, dlatego zdecydowaliśmy się na rejestrację znaku towarowego słowno-graficznego. Dzięki temu minimalizowaliśmy też ryzyko ewentualnej odmowy rejestracji ze strony EUIPO z uwagi na potencjalnie średni poziom zdolności odróżniającej warstwy słownej.

 

Produkty marki GLAS SA STAR

Przygotowanie aplikacji zajęło naszej kancelarii 3 dni robocze. Podanie o rejestrację złożyliśmy on-line i w ramach wykazu towarów i usług korzystaliśmy wyłącznie z terminów ujętych w bazie TM Class. Dzięki temu zgłoszeniu nadany został tryb Fast Track, czyli zgłoszenie rozpatrywane było w ramach procedury przyśpieszonej, a dodatkowo klient na opłacie urzędowej zaoszczędził 150 EUR.

Procedura rejestracji przebiegła bez żadnych przeszkód. Urząd nie dopatrzył się w znaku towarowym bezwzględnych przeszkód rejestracji, a w czasie 3-miesięcznego okresu sprzeciwowego nie wpłynęły żadne sprzeciwy. Postępowanie rejestracyjne trwało dokładnie 4 miesiące i 17 dni.

EUIPO wydał klientowi świadectwo rejestracji i tym samym urząd potwierdził prawa klienta do marki na terenie całej Unii Europejskiej. Na tym etapie klient uiścił opłatę urzędową w kwocie 900 EUR (podstawowa opłata 850 EUR + 50 EUR za drugą klasę) obejmującą rejestrację oraz pierwszy 10-cio letni okres ochronny. Znak towarowy klienta chroniony jest na terenie UE 10 lat od dnia zgłoszenia. Ochronę można przedłużać na kolejne 10-cio letnie okresy, uiszczając opłatę w takiej samej wysokości jak przy rejestracji.

O tym jakie jeszcze są korzyści rejestracji znaku towarowego przeczytasz tutaj: Co daje rejestracja znaku towarowego?

Świadectwo rejestracji unijnego znaku towarowego

Rejestracja znaku towarowego w USA

Po uzyskaniu ochrony w Unii Europejskiej przystąpiliśmy do kolejnego etapu, czyli rejestracji znaku towarowego klienta na terenie USA. Teoretycznie procedurę międzynarodową mogliśmy rozpocząć już tylko po zgłoszeniu znaku, a jeszcze przed jego rejestracją, ale w tym przypadku uznaliśmy, że do rejestracji w USA przystąpimy wówczas, gdy znak będzie już zarejestrowany (jest to mniejsze ryzyko, bo zawsze mogą na etapie rejestracji pojawić się jakieś przeszkody, np. w postaci sprzeciwu).

Ponieważ znak towarowy klienta pierwotnie rejestrowany był w EUIPO, wniosek o zgłoszenie międzynarodowe składaliśmy również w tym urzędzie. Gdyby znak zarejestrowany był w Polsce, wówczas rejestrację międzynarodową należałoby rozpocząć od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Całą procedurę zgłoszenia międzynarodowego rozpoczęliśmy od… uiszczenia opłaty urzędowej. To standardowa procedura, która wynika z tego, że Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO), która administruje systemem międzynarodowej rejestracji, po otrzymaniu opłaty za rejestrację przesyła potwierdzenie wraz z indywidualnym numerem płatności, który wskazuje się w podaniu o rejestrację (to jedna z dostępnych form płatności).

Opłata urzędowa za rejestrację znaku towarowego w Stanach Zjednoczonych wyniosła dokładnie 1.823 CHF. Wysokość opłat urzędowych w ramach procedury międzynarodowej zależy od wybranego państwa (lub państw) rejestracji, liczby klas, a nawet tego, czy znak towarowy jest znakiem barwnym. Kalkulator opłat WIPO dostępny jest tutaj: Kalulator opłat.

Dodatkowo klient poniósł opłatę za przekazanie na rzecz EUIPO w kwocie 300 EUR. Na tym etapie konieczne było również wypełnienie przez klienta tzw. oświadczenia o zamiarze wykorzystania znaku towarowego, co jest obligatoryjnym dokumentem w ramach procedury rejestracji znaku towarowego w USA.

Procedura międzynarodowa przed WIPO

Po niecałych 3 miesiącach od złożenia do WIPO (za pośrednictwem EUIPO) wniosku o rejestrację międzynarodową wydany został przez Światową Organizację Własności Intelektualnej certyfikat rejestracji.

W praktyce oznacza to jednak tyle, że WIPO przekazało podanie o rejestrację do urzędu w kraju docelowym. W tym przypadku był to United States Patent and Trademark Office (USPTO) w Stanach Zjednoczonych. Już wtedy znak towarowy dostępny był w bazie TMview ze statusem „Registered”. Przed nami jednak było jeszcze postępowanie rejestracyjne w USA, gdzie finalnie trafiło zgłoszenie klienta.

Po przekazaniu sprawy do USPTO otrzymaliśmy wezwanie do uzupełnienia braków zgłoszenia. Jest to standardowa procedura, ponieważ zgodnie z przepisami obowiązującymi w USA w postępowaniu o rejestrację znaku towarowego zgłaszający musi być reprezentowany przez miejscowego prawnika, uprawnionego do występowania przed USPTO. Stąd wezwanie do uzupełnienia braku poprzez wyznaczenie pełnomocnika ze Stanów Zjednoczonych. Na tym etapie klient musiał ponieść dodatkowy koszt w postaci wynagrodzenia prawnika z USA w kwocie 150$.

Certyfikat rejestracji w USA

Postępowanie rejestracyjne przez USPTO zakończyło się pomyślniepo upływie blisko roku po złożeniu wniosku o zgłoszenie międzynarodową. Łącznie z wcześniejszą rejestracją w EUIPO, cała procedura międzynarodowej rejestracji w ramach Systemu Madryckiego zajęła 1,5 roku. Marka klienta chroniona jest we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych.

Chcesz zarejestrować swój znak towarowy?

Nie daj wyprzedzić się konkurencji. Jesteś ciekawy jak międzynarodowa rejestracja może wzmocnić ochronę Twojej marki? Umów bezpłatną konsultację i poznaj korzyści oraz koszty takiej procedury.

Powiązane artykuły, które mogą Cię zaciekawić!

Jak zastrzec nazwę lub logo firmy i ile to kosztuje w 2022 roku?

Jeżeli zastanawiasz się nad tym czy możliwe jest zastrzeżenie nazwy lub loga firmy w taki sposób, że nikt inny nie będzie mógł jej wykorzystywać, to mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Istnieje sposób na to żeby zapewnić sobie wyłączność na nazwę lub logo firmy. Tym sposobem jest rejestracja znaku towarowego.

Monitoring znaku towarowego

Zarejestrowałeś swój znak towarowy? To świetnie! Wykonałeś ważny krok w kierunku ochrony swojej marki. Niestety to nie koniec! Żeby skutecznie chronić swoją markę musisz prowadzić jej monitoring.

Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego

Badanie znaku to sprawdzenie, czy dane oznaczenie może uzyskać ochronę i być zarejestrowane jako znak towarowy. W bardzo wielu przypadkach pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze w razie odmowy rejestracji przez urząd. Przyczyn odmowy może być wiele: mogą dotyczyć samego znaku lub podobieństwa z wcześniej zarejestrowanymi oznaczeniami.